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專利法 › 第一章 專利三要件與可專利標的

專利法|第一章 專利三要件與可專利標的

這一章要解決什麼:一個技術方案要拿到發明專利,法律上要闖三關——產業利用性、新穎性、進步性;闖完三關還有一個「即使你都合格,法律還是不給你」的黑名單(不予專利之標的)。這章把「怎麼判斷」和「這規則背後在保護誰」一次講完。

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爭點 1:可供產業上利用之發明(產業利用性)

條文:專利法第21條「發明,指利用自然法則之技術思想之創作。」第22條第1項前段「可供產業上利用之發明……得依本法申請取得發明專利」。

白話:先問這東西是不是「發明」(利用自然法則的技術思想),再問這發明能不能在產業上被做出來、用出來。單純的自然法則本身(如萬有引力)、單純的發現(如新元素)、學問上的定理、遊戲規則、單純的資訊揭示,都不是「利用自然法則的技術思想之創作」,連第一關都進不了。

要件 / 架構

  • 是否為「發明」(第21條)——利用自然法則+技術思想+創作,三者缺一不可。
  • 是否「可供產業上利用」(第22條第1項)——能在產業(含農林漁牧礦及一切工商業)上被製造或使用,且具有反覆實施的可能性。
  • 未落入第24條法定不予專利事項(見延伸段落)。

通說:智慧財產局審查基準將「非利用自然法則」歸類為單純的發現、科學原理、數學方法、遊戲規則、電腦程式本身(除非與硬體結合產生技術效果)、單純的資訊揭示或美術創作。「不具產業利用性」的典型是「個人使用而無法重複實施」的方法,例如僅醫師個人體驗操作的手術技巧。

實務:人體或動物之診斷、治療、外科手術方法,即使技術上可行,仍被第24條第2款排除,理由之一即與「個體差異大、欠缺產業上重複實施可能性」有關;智慧財產局公開文件「哪些是法定不予發明專利的事項」對此有整理。

考點:區辨「發明」與「發現」、「技術思想」與「單純資訊」;區辨產業利用性(第22條第1項要件)與第24條的法定除外(政策性排除,不是技術性不合格)——這兩者常被混著考,但性質不同:前者是「這根本不算發明/做不出來」,後者是「做得出來,但法律基於政策不給專利」。

申論骨架

  • 定義「發明」→套第21條。
  • 檢驗是否為自然法則之技術思想的創作(排除單純發現/規則/資訊)。
  • 檢驗產業上利用可能性(能否重複實施、是否僅個人體驗)。
  • 檢驗是否落入第24條除外事項。
  • 結論。

這條的來歷:現行專利法架構源自1994年的全面修正——那次修正不是台灣自己想通了要保護發明人,而是被美國「特別301條款」架著打出來的。1989年到2009年這20年間,台灣有18年被列在美國「特別301」觀察名單上(僅1996、1997兩年除外),美方明確點名台灣的專利法、商標法未完全符合國際規範(當時是為了加入GATT/WTO並回應TRIPS標準)。換句話說,你現在背的「產業利用性、新穎性、進步性」三要件架構,很大一部分是配合國際貿易壓力寫出來的美式/歐陸混血條文,不是台灣本土產業實務長出來的。

吵過什麼:把「診斷、治療、外科手術方法」整個排除在發明專利之外(第24條第2款),檯面上的理由是人道考量與欠缺產業可重複實施性——但這同時也精準地保護了醫療產業的既有生態:醫師執行醫療行為不用擔心動不動踩到別人的專利地雷,醫療院所也不用為每個手術技巧付權利金。這不是台灣獨創,是TRIPS第27條第3項(a)款允許各會員國自行選擇是否排除的條款,台灣選了排除。

條文 vs 判決的落差:條文寫「診斷、治療或外科手術方法」不予專利,但「醫療器材」「醫療用途發明(新藥的新用途)」「醫療輔助軟體」大量取得專利——實務操作是把「方法」跟「物」切開,只要申請專利範圍寫成「裝置」「系統」「用途」而非直接寫「治療方法」,同一套技術繞道就能過關。考生常誤以為「醫療相關的東西都不能申請專利」,這是錯的,被排除的只有「方法」本身,物的發明不受影響。

誰得利、誰倒楣:得利的是醫療院所與臨床醫師(不必為執行醫療行為清查專利授權),以及選擇把技術包裝成「裝置/用途」申請的醫材與藥廠;倒楣的是純粹發明出新診斷/治療「方法」但無法將其轉化為裝置或用途申請的研發者——他的心血在專利法上直接歸零,只能靠營業秘密或論文搶首發保護,保護力遠不如專利。

執行不了的地方:產業利用性要件在審查實務上很少單獨被拿來核駁——絕大多數案件卡關都卡在新穎性或進步性,產業利用性形同「防呆用的門檻」,真正在打仗的是後面兩關。

所以考試會怎麼考:考古題最愛出「醫師發明一種新的手術縫合技巧/診斷方式,能否申請發明專利」型的案例題,要你分辨「方法本身不行,但若寫成手術器械、輔助裝置或該裝置之用途則可能可以」;也愛考「單純發現一個新的天然物質(如新菌株的天然存在狀態)不算發明,但若是分離、純化的方法或該物質的新用途則可能構成發明」的界線題。

📝 練習題(點開)
  • 選擇題 ×3
  • 下列何者非屬專利法第21條所稱之「發明」?(A) 利用特定化合物提升電池能量密度的方法 (B) 萬有引力定律本身 (C) 一種新型齒輪傳動結構 (D) 利用微生物發酵生產特定蛋白質之方法

答案:(B)。解析:自然法則本身(如萬有引力)為發現而非利用自然法則之技術思想的創作,不符第21條。

  • 醫師甲研發出一套僅憑其個人手感操作、無法以文字或圖式完整重現供他人反覆實施之縫合技巧,下列敘述何者正確?(A) 因屬醫療行為,一律不得申請專利 (B) 因欠缺產業上利用之重複實施可能性,難謂具產業利用性 (C) 只要新穎即可取得專利 (D) 應以新型專利保護

答案:(B)。解析:本題重點不在第24條之除外規定,而在於根本欠缺可重複實施性,連產業利用性都過不了。

  • 下列何者依現行專利法第24條規定不予發明專利?(A) 一種心臟支架裝置 (B) 一種利用微生物學方法生產胰島素之方法 (C) 一種對動物進行外科手術之方法 (D) 一種血糖檢測儀

答案:(C)。解析:微生物學之生產方法為第24條第1款之除外規定(但書),不在排除之列;動物之外科手術方法則明文排除於第2款。

  • 申論題 ×1:某醫療新創公司開發一套「即時判讀病患心電圖以自動辨識心律不整並提示手術介入時機」之演算法,並將其寫入一台專屬硬體裝置中申請發明專利。試問:(1) 該演算法本身可否單獨申請發明專利?(2) 整套硬體裝置可否申請?請說明理由。

評分重點:(1)點出單純演算法/數學方法本身不具技術思想之外部性,原則上非「發明」,除非與硬體結合產生具體技術功效(4分);(2)點出「診斷方法」與「裝置」的區分,本案若申請專利範圍撰寫為「裝置」而非直接寫「診斷方法」,因裝置本身具備結構特徵,非屬第24條第2款所稱之「方法」,原則上可申請(4分);(3)能舉出審查基準或條文依據(第21條、第22條第1項、第24條第2款)(2分)。


爭點 2:新穎性與優惠期

條文:專利法第22條第1項「可供產業上利用之發明,無下列情事之一,得依本法申請取得發明專利:一、申請前已見於刊物者。二、申請前已公開實施者。三、申請前已為公眾所知悉者。」第22條第3項「申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後十二個月內申請者,該事實非屬第一項各款……不得取得發明專利之情事。」

白話:申請專利前,這個技術如果已經被印出來、被做出來給人看、或大家都已經知道了,就不新了,不給專利。但有一個「後悔藥」:發明人自己(不管是故意還是不小心)把技術公開後,只要在12個月內申請,這次公開不會被拿來打自己的新穎性——這叫「優惠期」(新穎性喪失之例外/寬限期)。

要件 / 架構

  • 喪失新穎性事由(第22條第1項三款):見於刊物、公開實施、為公眾所知悉。
  • 判斷基準時點:申請日(含優先權日)。
  • 例外(優惠期,第22條第3項):公開事實發生後12個月內申請,該次公開不計入。
  • 排除優惠期適用的情形(第22條第4項):因申請專利而在我國或外國依法於公報上所為之公開,屬申請人本意者,不適用優惠期規定(避免重複主張)。

通說:新穎性採「單一文獻比對原則」,即比對時只能拿單一份先前技術逐一比對,不能把兩份以上文件拼湊來否定新穎性(拼湊比對是進步性的判斷方式,不是新穎性)。

實務:智慧財產局審查基準明確區分新穎性(單一引證比對,要求技術特徵完全相同或實質相同)與進步性(可綜合多份引證判斷);優惠期制度自民國106年(2017年)5月1日施行新制,將原本僅6個月的優惠期延長為12個月,並擴大適用事由,不再侷限於特定展覽或期刊發表等列舉事由。

考點:優惠期常考的陷阱——優惠期是「不喪失新穎性/進步性」的例外,不是「不用申請」;12個月內沒申請,優惠期保護消失,先前的公開一樣會拿來打你。另外常考優惠期起算點是「公開事實發生日」而非「發明完成日」。

申論骨架

  • 確認申請日(基準時點)。
  • 檢索申請前是否存在第22條第1項三款情事(單一文獻比對)。
  • 若有,檢視是否符合第22條第3項優惠期要件(12個月內、公開來源是否為申請人本意或非本意)。
  • 檢視是否落入第22條第4項排除優惠期的情形。
  • 結論。

這條的來歷:優惠期從6個月延長到12個月,2017年5月1日正式上路,理由檯面上講得很溫馨——給發明人多一點緩衝,避免學術發表、論文口試、參展這些「不小心」公開的行為毀掉專利申請資格。但背後現實是:台灣的大學與研究機構長期抱怨產學合作時程對不上——老師要先發論文搶學術聲望,等專利申請走完內部審查流程往往超過原本6個月的窗口,眼睜睜看著自己的研究成果因為自己發表論文而喪失新穎性。12個月的延長,是配合國際主要立法例(美、日等已採較長優惠期)調整,同時解決的是台灣自己「重論文輕專利」的行政時程問題。

條文 vs 判決的落差:優惠期聽起來像護身符,但第22條第4項埋了一個地雷——如果申請人是「為了申請專利」而依法在我國或外國公報上公開(例如先在國外申請並公開後才想到要在台灣申請),這次公開不適用優惠期。也就是說,優惠期保護的是「不小心洩漏」或「單純發表」,不保護「你自己申請流程玩得太散漫、公報都刊出來了才想到台灣還沒申請」。這個技術性的除外規定,是不少海外申請人在台灣栽跟頭的實際原因。

誰得利、誰倒楣:得利的是有能力在12個月內完成專利申請文件、走完事務所流程的機構型申請人(大學技轉中心、企業研發部門有專利工程師常態待命);倒楣的是個人發明人或小型新創——他們往往等到論文被引用、產品被抄襲才驚覺「早該申請」,這時12個月早就過了,優惠期救不了時間管理能力不足的人。

執行不了的地方:新穎性的「單一文獻比對原則」講起來簡單,實務審查上「實質相同」的認定彈性極大,審查委員的心證空間不小,這也是新穎性核駁最常被申請人提起訴願、行政訴訟爭執的地帶。

所以考試會怎麼考:考古題固定考「發明人在學術研討會上口頭發表後X個月內申請,是否喪失新穎性」的計算題,重點在算對12個月起算點與是否符合優惠期要件;也愛出「他人未經同意擅自公開發明人的技術,發明人事後才申請」的情境,測驗「非出於本意」的優惠期適用。

📝 練習題(點開)
  • 選擇題 ×3
  • 發明人於民國113年1月10日在期刊發表論文揭露其發明,若欲主張優惠期,最晚應於何時申請專利?(A) 113年6月10日前 (B) 113年7月10日前 (C) 114年1月10日前 (D) 114年7月10日前

答案:(C)。解析:優惠期為公開事實發生後12個月內申請,113年1月10日起算12個月為114年1月10日。

  • 下列關於新穎性判斷之敘述,何者正確?(A) 得綜合多份先前技術文件拼湊比對 (B) 應以單一文獻與申請專利之發明逐一比對 (C) 判斷基準時點為發明完成日 (D) 优惠期使公開事實視為未曾發生,效力及於第三人

答案:(B)。解析:新穎性採單一文獻比對原則;(A)是進步性的判斷方式;(C)應為申請日;(D)優惠期僅排除該次公開對「申請人自己」新穎性判斷的不利效果,不影響第三人於優惠期間內獨立完成之申請或已公開之事實對其他人主張權利的效力。

  • 甲於申請專利前,已先在外國依法申請專利並經該國專利公報公開,該公開係出於甲之本意。甲嗣後於12個月內向我國申請專利,下列敘述何者正確?(A) 得主張優惠期,排除該次公開 (B) 不適用優惠期規定,該公開仍構成新穎性喪失事由 (C) 一律不得於我國申請專利 (D) 應自動視為在台灣同時申請

答案:(B)。解析:專利法第22條第4項明文排除「因申請專利而依法於公報上為之公開,且屬申請人本意」之情形不適用優惠期。

  • 申論題 ×1:新創公司乙開發一項新型感測器技術,於112年3月1日參加國際展覽公開展示原型,同年10月15日始委託專利事務所提出發明專利申請。審查委員以檢索到乙公司自己於同年3月1日之展覽紀錄影片為證,認定該發明於申請前已公開實施,欠缺新穎性,予以核駁。乙公司應如何答辯?

評分重點:(1)指出該展覽公開行為為乙公司自己所致之公開,得主張第22條第3項優惠期(3分);(2)計算並確認10月15日申請日仍在3月1日起算12個月期間內,優惠期要件成立(3分);(3)說明應於申復或答辯時提出主張優惠期之聲明及相關證明文件(例如展覽公開之時間、公開者身分證明),依審查基準之要求辦理(3分);(4)結論:核駁理由不成立,該次公開不計入新穎性判斷(1分)。


爭點 3:進步性

條文:專利法第22條第2項「發明雖無前項各款所列情事,但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時,仍不得取得發明專利。」

白話:就算這個發明是新的(沒人做過、沒人公開過),如果隨便找一個該領域的普通工程師,拿申請前已知的技術就能輕易拼湊出同樣的東西,那還是不給專利——因為專利保護的是「值得用20年獨占權交換」的技術貢獻,不是隨手可得的小修小改。

要件 / 架構:進步性判斷(審查基準採之通用架構):

  • 確定申請專利之發明的範圍。
  • 確定相關先前技術之內容。
  • 確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準。
  • 確認申請專利之發明與先前技術之間的差異。
  • 判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者,是否依先前技術所揭示之內容並參酌申請時的通常知識,「能輕易完成」申請專利之發明整體。

通說:進步性判斷允許「組合多份先前技術文件」(這點與新穎性的單一文獻比對原則明顯不同),並常輔以「輔助性判斷因素」(secondary considerations)如:發明具有無法預期之功效、發明解決長期存在但未解決之問題、發明克服技術偏見、發明獲得商業上之成功等,來佐證非「輕易完成」。

實務:智慧財產局專利審查基準第二篇第三章對進步性設有詳細判斷步驟與案例;智慧財產及商業法院(原智慧財產法院)大量判決圍繞「先前技術是否有動機或教示(motivation to combine)結合」展開,若先前技術之間欠缺結合動機,逕行拼湊而否准專利,常構成撤銷核駁處分之理由。

考點:進步性是發明專利申請中核駁率最高、爭訟最多的要件,考試核心是「通常知識者」的擬制水準如何拿捏,以及「後見之明」(hindsight bias)的禁止——審查基準明文要求判斷時不能用「已經知道答案(即申請專利之發明本身)」的角度回頭去拼湊先前技術,這是申復答辯最常用的論證武器。

申論骨架

  • 界定申請專利之發明的技術特徵與整體。
  • 檢索並確定先前技術內容(可為多份文件組合)。
  • 擬制該領域通常知識者之技術水準。
  • 比對差異,判斷有無結合動機、教示或建議。
  • 檢視是否有輔助性判斷因素(無法預期功效、克服偏見、商業成功等)支持非顯而易見。
  • 結論。

這條的來歷:「進步性」(inventive step / non-obviousness)這個概念不是台灣本土發明,是美國專利法上「non-obviousness」與歐陸法系「inventive step」概念的混血繼受,隨著台灣為了因應美國特別301壓力與加入WTO/TRIPS所做的整體法制接軌一併引進、逐步在歷次修正中細緻化。這意味著台灣法院與智慧局在操作「通常知識者」這個抽象人時,大量參考美、歐、日的判斷方法與案例,本土發展出來的獨立方法論相對有限。

條文 vs 判決的落差:條文上只有短短一句「所能輕易完成時,仍不得取得發明專利」,看起來簡單,但「輕易完成」四個字撐起了整個台灣專利訴訟中最龐大的攻防戰場——因為這是唯一一個容許審查者「組合多份文件、事後編故事」的要件。審查基準雖然禁止「後見之明」,但實務上審查委員(乃至法官)拿到申請案時,早就知道最終答案長什麼樣,要完全不受「已知結果」影響去重建「申請當時是否顯而易見」,在認知心理學上根本是不可能的任務——這也是為什麼進步性核駁的行政救濟成功率、以及法院判決見解歧異度,遠高於新穎性。

誰得利、誰倒楣:得利的是資源雄厚、能養專利工程師團隊把申請專利範圍寫得夠精巧、把「無法預期之功效」的實驗數據準備充分的大型企業與藥廠(尤其原廠藥常靠進步性的「無法預期功效」論證延長專利保護,俗稱「常青化」evergreening);倒楣的是小型申請人與個人發明人,他們往往拿不出充分的比較實驗數據去反駁「後見之明」式的核駁,也沒有資源打行政訴訟纏訟到底。

執行不了的地方:「通常知識者」在條文與審查基準上是一個抽象、擬制的角色,但實際審查中往往變成審查委員個人的專業背景與主觀認知的投射;不同審查委員、不同法官對同一份先前技術是否具有「結合動機」,見解落差可以很大,這是進步性判斷長期被批評欠缺可預測性的核心原因。

所以考試會怎麼考:考古題最愛出「審查委員拼湊A、B兩份先前技術核駁進步性,申請人如何答辯」的案例題,標準答案框架就是質疑「A、B是否有結合之教示或動機」加上主張「本發明具有無法預期之功效」;另一個常考重點是區辨新穎性(單一文獻比對)與進步性(可綜合多份文件),這兩者的混淆是律師考試申論題的經典送分/送死題。

📝 練習題(點開)
  • 選擇題 ×3
  • 下列關於進步性判斷之敘述,何者正確?(A) 僅得以單一先前技術文件與申請專利之發明比對 (B) 得組合多份先前技術文件判斷該發明是否為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成 (C) 判斷時應以審查委員自身之專業水準為準 (D) 判斷基準時點為發明公開日

答案:(B)。解析:(A)為新穎性判斷方式;(C)應以擬制之「通常知識者」為準;(D)基準時點應為申請日。

  • 審查基準明文禁止進步性判斷時發生下列何種情形?(A) 考量發明具有無法預期之功效 (B) 後見之明(以已知申請專利之發明內容回頭拼湊先前技術) (C) 考量先前技術之間是否具有結合動機 (D) 考量發明是否解決長期存在之技術問題

答案:(B)。解析:(A)(C)(D)均為進步性判斷之正當方法或輔助因素,唯獨(B)後見之明為明文禁止之判斷謬誤。

  • 下列何者較可能作為佐證發明「非能輕易完成」(具進步性)之輔助判斷因素?(A) 發明僅係先前技術之簡單堆疊組合 (B) 發明產生先前技術未能預期之功效 (C) 發明係該領域通常知識者依例行工作即可完成 (D) 發明與先前技術之技術特徵完全相同

答案:(B)。解析:無法預期之功效為審查基準列舉之進步性輔助判斷因素之一。

  • 申論題 ×1:智慧財產局審查委員檢索到先前技術文件A(揭露某種散熱結構)與文件B(揭露某種特定材料塗層),核駁申請人丙之發明專利申請案(將A之散熱結構搭配B之材料塗層應用於伺服器機殼),理由為「該發明僅係A、B之簡單組合,為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成」。丙應如何答辯以爭取進步性?

評分重點:(1)指出進步性判斷須審究A、B是否存在結合之教示、建議或動機,若A、B分屬不同技術領域或用途,欠缺結合動機即不應逕認為能輕易完成(4分);(2)主張後見之明謬誤——審查委員可能係先知悉申請專利之發明內容後才回頭拼湊A、B(3分);(3)主張該組合產生先前技術所未能預期之技術功效(如協同加乘之散熱效果),並提出實驗數據佐證,作為輔助判斷因素(3分)。


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雙層法律 · 原型 · 2026-08-14 | A 層可索引可掛廣告;B 層 noindex、不掛任何廣告程式碼。