先問這東西是不是「發明」(利用自然法則的技術思想),再問這發明能不能在產業上被做出來、用出來。單純的自然法則本身(如萬有引力)、單純的發現(如新元素)、學問上的定理、遊戲規則、單純的資訊揭示,都不是「利用自然法則的技術思想之創作」,連第一關都進不了。
條文:專利法第21條「發明,指利用自然法則之技術思想之創作。」第22條第1項前段「可供產業上利用之發明……得依本法申請取得發明專利」。
白話:先問這東西是不是「發明」(利用自然法則的技術思想),再問這發明能不能在產業上被做出來、用出來。單純的自然法則本身(如萬有引力)、單純的發現(如新元素)、學問上的定理、遊戲規則、單純的資訊揭示,都不是「利用自然法則的技術思想之創作」,連第一關都進不了。
要件 / 架構:
通說:智慧財產局審查基準將「非利用自然法則」歸類為單純的發現、科學原理、數學方法、遊戲規則、電腦程式本身(除非與硬體結合產生技術效果)、單純的資訊揭示或美術創作。「不具產業利用性」的典型是「個人使用而無法重複實施」的方法,例如僅醫師個人體驗操作的手術技巧。
實務:人體或動物之診斷、治療、外科手術方法,即使技術上可行,仍被第24條第2款排除,理由之一即與「個體差異大、欠缺產業上重複實施可能性」有關;智慧財產局公開文件「哪些是法定不予發明專利的事項」對此有整理。
考點:區辨「發明」與「發現」、「技術思想」與「單純資訊」;區辨產業利用性(第22條第1項要件)與第24條的法定除外(政策性排除,不是技術性不合格)——這兩者常被混著考,但性質不同:前者是「這根本不算發明/做不出來」,後者是「做得出來,但法律基於政策不給專利」。
申論骨架:
答案:(B)。解析:自然法則本身(如萬有引力)為發現而非利用自然法則之技術思想的創作,不符第21條。
答案:(B)。解析:本題重點不在第24條之除外規定,而在於根本欠缺可重複實施性,連產業利用性都過不了。
答案:(C)。解析:微生物學之生產方法為第24條第1款之除外規定(但書),不在排除之列;動物之外科手術方法則明文排除於第2款。
評分重點:(1)點出單純演算法/數學方法本身不具技術思想之外部性,原則上非「發明」,除非與硬體結合產生具體技術功效(4分);(2)點出「診斷方法」與「裝置」的區分,本案若申請專利範圍撰寫為「裝置」而非直接寫「診斷方法」,因裝置本身具備結構特徵,非屬第24條第2款所稱之「方法」,原則上可申請(4分);(3)能舉出審查基準或條文依據(第21條、第22條第1項、第24條第2款)(2分)。