就算這個發明是新的(沒人做過、沒人公開過),如果隨便找一個該領域的普通工程師,拿申請前已知的技術就能輕易拼湊出同樣的東西,那還是不給專利——因為專利保護的是「值得用20年獨占權交換」的技術貢獻,不是隨手可得的小修小改。
條文:專利法第22條第2項「發明雖無前項各款所列情事,但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時,仍不得取得發明專利。」
白話:就算這個發明是新的(沒人做過、沒人公開過),如果隨便找一個該領域的普通工程師,拿申請前已知的技術就能輕易拼湊出同樣的東西,那還是不給專利——因為專利保護的是「值得用20年獨占權交換」的技術貢獻,不是隨手可得的小修小改。
要件 / 架構:進步性判斷(審查基準採之通用架構):
通說:進步性判斷允許「組合多份先前技術文件」(這點與新穎性的單一文獻比對原則明顯不同),並常輔以「輔助性判斷因素」(secondary considerations)如:發明具有無法預期之功效、發明解決長期存在但未解決之問題、發明克服技術偏見、發明獲得商業上之成功等,來佐證非「輕易完成」。
實務:智慧財產局專利審查基準第二篇第三章對進步性設有詳細判斷步驟與案例;智慧財產及商業法院(原智慧財產法院)大量判決圍繞「先前技術是否有動機或教示(motivation to combine)結合」展開,若先前技術之間欠缺結合動機,逕行拼湊而否准專利,常構成撤銷核駁處分之理由。
考點:進步性是發明專利申請中核駁率最高、爭訟最多的要件,考試核心是「通常知識者」的擬制水準如何拿捏,以及「後見之明」(hindsight bias)的禁止——審查基準明文要求判斷時不能用「已經知道答案(即申請專利之發明本身)」的角度回頭去拼湊先前技術,這是申復答辯最常用的論證武器。
申論骨架:
答案:(B)。解析:(A)為新穎性判斷方式;(C)應以擬制之「通常知識者」為準;(D)基準時點應為申請日。
答案:(B)。解析:(A)(C)(D)均為進步性判斷之正當方法或輔助因素,唯獨(B)後見之明為明文禁止之判斷謬誤。
答案:(B)。解析:無法預期之功效為審查基準列舉之進步性輔助判斷因素之一。
評分重點:(1)指出進步性判斷須審究A、B是否存在結合之教示、建議或動機,若A、B分屬不同技術領域或用途,欠缺結合動機即不應逕認為能輕易完成(4分);(2)主張後見之明謬誤——審查委員可能係先知悉申請專利之發明內容後才回頭拼湊A、B(3分);(3)主張該組合產生先前技術所未能預期之技術功效(如協同加乘之散熱效果),並提出實驗數據佐證,作為輔助判斷因素(3分)。